Allargamento degli Stati membri al Marchio Comunitario

 

Comunicazione n. 5/03 del presidente dell'Ufficio del 16 ottobre 2003

sull'allargamento dell'Unione europea nel 2004

I. Dieci nuovi Stati membri

Il 1º maggio 2004 l'Unione europea conoscerà il quinto allargamento dall'istituzione della Comunità europea nel 1957. Il trattato di adesione, firmato con 10 paesi candidati (Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia) il 16 aprile 2003, dovrà essere ratificato sia dai paesi candidati che da tutti gli attuali Stati membri.

Questo storico avvenimento avrà un impatto di rilievo sui sistemi dei marchi e dei disegni e modelli comunitari, con numerose implicazioni per i titolari dei diritti, i loro rappresentanti, i terzi, gli uffici nazionali e l'UAMI. Si tratta infatti del primo allargamento dall'entrata in vigore dei marchi e dei disegni e modelli comunitari. Inoltre, alla luce del numero di nuovi Stati membri e di nuove lingue ufficiali della Comunità europea (ceco, estone, lettone, lituano, ungherese, maltese, polacco, sloveno e slovacco), il processo di allargamento rappresenterà una sfida considerevole per l'Ufficio.

Dal novembre 1998 l'Ufficio ha seguito i negoziati sull'allargamento, segnatamente gli aspetti correlati ai marchi comunitari e, successivamente, ai disegni e modelli comunitari. L'obiettivo era consigliare la Commissione su questioni tecniche in caso di necessità, predisporre i necessari preparativi interni e fare in modo che gli ambienti interessati e gli uffici dei paesi candidati fossero mantenuti informati al fine di potersi preparare ai cambiamenti futuri.

La presente comunicazione intende illustrare le principali ripercussioni dell'allargamento sui sistemi dei marchi e dei disegni e modelli comunitari nonché i preparativi dell'Ufficio per far fronte ai cambiamenti correlati.

II. Conseguenze per i titolari di marchi e disegni o modelli comunitari


A seguito dei negoziati sono stati modificati il regolamento sul marchio comunitario (RMC) e il regolamento su disegni e modelli comunitari (RDC). Sono state adottate due nuove disposizioni relative alle conseguenze giuridiche dell'allargamento sui marchi e sui disegni e modelli comunitari, vale a dire l'articolo 142 bis, RMC, e l'articolo 110 bis, RDC, che entreranno in vigore a decorrere dalla data di adesione. Il testo di tali disposizioni e le relative note esplicative sono disponibili sul sito Web dell'Ufficio, nella sezione "Allargamento" (http://oami.eu.int/it/enlargement/default.htm).

La soluzione elaborata nel corso dei negoziati era intesa a soddisfare diverse esigenze rilevanti. Si doveva infatti garantire il mantenimento del carattere unitario dei marchi e dei disegni e modelli comunitari e, nel contempo, il pieno rispetto dei diritti preesistenti nei nuovi Stati membri, tenendo conto della legislazione in vigore in tali paesi. Tali obiettivi sono stati conseguiti introducendo l'estensione automatica dei diritti comunitari anteriori e concedendo, ai titolari di diritti nazionali anteriori nei nuovi Stati membri, la possibilità di vietare l'uso dei diritti comunitari estesi in caso di conflitto. Il diritto applicabile nei nuovi Stati membri riguarderà anche i marchi comunitari estesi e l'uso di siffatti marchi potrà essere vietato qualora tale diritto sia invocabile nei loro confronti in forza del diritto nazionale (articolo 106, paragrafo 2, RMC).

1. Estensione automatica

La principale conseguenza giuridica per i titolari di marchi comunitari depositati prima della data di adesione (già registrati o in attesa di registrazione) è che la protezione sarà automaticamente estesa al territorio dei nuovi Stati membri. L'estensione decorre dalla mezzanotte del 1º maggio 2004, senza che siano necessari interventi amministrativi o di altro tipo da parte dell'UAMI o altri organismi. Non è richiesta alcuna azione da parte dei titolari e non vi sono tasse da pagare. L'estensione avviene automaticamente in forza delle disposizioni del nuovo articolo 142 bis, RMC, e interessa più di 300 000 marchi comunitari che potranno essere fatti valere dinanzi ai tribunali dei marchi comunitari nei nuovi Stati membri a decorrere dalla data dell'adesione.

I titolari di disegni e modelli comunitari registrati e non registrati beneficeranno anch'essi dell'estensione automatica dei loro diritti nei nuovi Stati membri e potranno farli valere dinanzi ai tribunali dei disegni e modelli comunitari che saranno istituiti in tali paesi.

2. Mantenimento dei diritti acquisiti (grandfathering) per i marchi comunitari

Un marchio comunitario registrato o richiesto prima della data di adesione dei nuovi Stati membri diventa un marchio comunitario esteso. Quest'ultimo è pertanto un marchio comunitario con una data di deposito precedente alla data di adesione, a prescindere dall'esistenza di un'eventuale rivendicazione di priorità. Oltre a dover decidere in merito all'opportunità di estendere tali marchi comunitari, è stato necessario trovare una soluzione sulle modalità di esame di tali domande da parte dell'UAMI (qualora non sia ancora stato effettuato prima dell'adesione) e su quali basi potessero eventualmente essere dichiarate nulle o no.

Ai fini dell'esame degli impedimenti assoluti e delle domande di nullità fondate su tali impedimenti, si terrà unicamente conto della situazione esistente prima dell'allargamento (non saranno pertanto presi in considerazione gli impedimenti assoluti e le cause di nullità insorti solo come conseguenza dell'adesione), indipendentemente dal momento in cui ha effettivamente luogo l'esame o l'azione finalizzata ad ottenere la nullità di un marchio. I marchi comunitari depositati prima dell'allargamento saranno pertanto esaminati ai fini degli impedimenti assoluti unicamente sulla base della situazione attuale. Ad esempio, per quanto concerne il loro significato si terrà unicamente conto delle attuali 11 lingue ufficiali della Comunità europea. Gli impedimenti alla registrazione che insorgono solo come conseguenza dell'allargamento, come il carattere descrittivo di un termine in una lingua di uno dei nuovi Stati membri, non si applicheranno ai marchi comunitari estesi. Il principio del mantenimento dei diritti acquisiti non è applicabile unicamente in fase di esame, ma anche nella fase successiva alla registrazione. I marchi comunitari estesi possono essere dichiarati nulli unicamente sulla base di una causa valida prima dell'allargamento (non possono pertanto essere dichiarati nulli per cause insorte solo come conseguenza dell'adesione). Un termine che si configura come descrittivo, privo di carattere distintivo, generico, ingannevole o contrario all'ordine pubblico o al buon costume in un nuovo Stato membro non sarà pertanto respinto dall'esaminatore o soggetto a dichiarazione di nullità dopo la registrazione se è stato depositato prima dell'adesione di detto Stato membro.

Analogamente, un marchio comunitario depositato prima dell'allargamento non potrà formare oggetto di un procedimento di opposizione (tranne alle condizioni di cui sotto) o di un procedimento per dichiarazione di nullità, ove in contrasto con un diritto nazionale anteriore registrato, richiesto o acquisito in un nuovo Stato membro prima della data di adesione.

3. Rispetto dei diritti acquisiti nei nuovi Stati membri

La conseguenza dell'estensione automatica e del mantenimento dei diritti acquisiti dei marchi comunitari registrati o richiesti prima della data di adesione è che, a decorrere da tale data (1º maggio 2004 ), i marchi comunitari estesi potranno essere fatti valere nei nuovi Stati membri. È pertanto prevedibile l'insorgere di conflitti con i diritti nazionali acquisiti nei nuovi Stati membri prima dell'adesione. Tali diritti nazionali comprendono tutti i diritti elencati come possibili diritti su cui si può basare un'opposizione (articolo 8 RMC) o una domanda di dichiarazione di nullità (articolo 52 RMC).

Al fine di salvaguardare la posizione dei titolari di diritti nazionali nei nuovi Stati membri, è stata concessa loro la possibilità di vietare l'uso dei marchi comunitari estesi nel territorio interessato dal loro diritto. Il marchio comunitario esteso avrà efficacia e potrà essere fatto valere in tutta l'UE, compresi i nuovi Stati membri, tranne che nei confronti di un diritto nazionale anteriore in contrasto con esso. Il marchio comunitario esteso non potrà pertanto essere fatto valere contro un diritto nazionale anteriore e il titolare di tale diritto potrà inoltre vietare l'uso del marchio comunitario sul suo territorio. Il diritto di vietare l'uso di un marchio comunitario in contrasto con un diritto nazionale anteriore è previsto agli articoli 106 e 107 RMC e tale disposizione è ora espressamente estesa ai titolari di diritti acquisiti nei nuovi Stati membri prima della data di adesione. Tale eccezione riguarda unicamente il territorio in cui è tutelato il diritto nazionale in questione. Il titolare di un diritto anteriore in un nuovo Stato membro non potrà far valere il suo diritto per invocare il divieto d'uso di un marchio comunitario esteso se il suo diritto anteriore è stato acquisito in malafede.

Il titolare del diritto nazionale anteriore avrà pertanto la possibilità di proporre azioni contro l'utilizzatore del marchio comunitario esteso dinanzi ai tribunali nazionali. Il tribunale competente, le norme procedurali e le disposizioni sostanziali applicabili sono determinati dal diritto nazionale.

4. Ripercussione del mantenimento dei diritti acquisiti per quanto concerne i nuovi impedimenti assoluti


È possibile che un marchio comunitario esteso si riveli descrittivo, privo di carattere distintivo o generico nella lingua di un nuovo Stato membro. Il mantenimento dei diritti acquisiti dei marchi comunitari estesi non intende in tali casi conferire ai titolari diritti supplementari nei nuovi Stati membri in relazione a tali indicazioni descrittive o prive di carattere distintivo. Accade invece che coloro che utilizzano tali indicazioni nei nuovi Stati membri, e che sono eventualmente accusati di contraffazione, possono riferirsi all'articolo 12 RMC nell'azione intentata nei loro confronti.

È altresì possibile che un marchio comunitario esteso si riveli ingannevole o contrario all'ordine pubblico o al buon costume in un nuovo Stato membro. Tale situazione è disciplinata dall'articolo 106, paragrafo 2, RMC, in forza del quale l'uso di siffatto marchio può essere vietato in un nuovo Stato membro sulla base del diritto di detto Stato.

5. Diritto di opposizione eccezionale contro domande di marchio comunitario

La norma secondo la quale i marchi comunitari estesi mantengono i diritti acquisiti rispetto a nuovi impedimenti assoluti e relativi è soggetta ad una deroga: le domande di marchio comunitario depositate tra il 1º novembre 2003 e il 30 aprile 2004 possono formare oggetto di opposizione sulla base di diritti anteriori nei nuovi Stati membri, ai sensi dell'articolo 142 bis, paragrafo 3, RMC. Il diritto anteriore nel nuovo Stato membro deve essere anteriore in termini assoluti rispetto al marchio comunitario cui si oppone (il che significa che il marchio o diritto nazionale anteriore deve presentare una data di deposito, di priorità o di acquisizione anteriore rispetto alla domanda di marchio comunitario contro cui è stata presentata opposizione) e dev'essere stato acquisito in buona fede. Ai sensi dell'articolo 42, RMC, l'opposizione può essere proposta nel termine di tre mesi a decorrere dalla pubblicazione. Tale deroga si applica indipendentemente dal momento della pubblicazione di tali domande di marchio comunitario. Alla luce dell'attuale ritmo di esame delle domande di marchio comunitario, si prevede che la loro pubblicazione sarà successiva all'allargamento.

6. Norme applicabili ai disegni e modelli comunitari

Come già detto in precedenza, i disegni e modelli comunitari anteriori (vale a dire quelli depositati prima dell'allargamento oppure, ai sensi dell'articolo 11, RDC, nel caso dei disegni e modelli non registrati, quelli divulgati al pubblico nella Comunità prima dell'allargamento) saranno anch'essi automaticamente estesi al territorio dei nuovi Stati membri.

L'adesione non modifica la situazione riguardo agli impedimenti alla registrazione dei disegni e modelli: il circoscritto "esame approfondito" delle domande di disegni e modelli rimarrà praticamente immutato (l'adesione di nuovi Stati membri non comporta variazioni per quanto concerne la definizione di disegno o modello, la valutazione in generale o l'eventuale contrarietà di un disegno o modello all'ordine pubblico o al buon costume).

Riguardo alle cause di nullità, l'adesione incide sulla validità dei disegni e modelli registrati soltanto in pochi casi (ad esempio se un disegno o modello anteriore protetto in un nuovo Stato membro prima dell'adesione è stato divulgato dopo il deposito di un disegno o modello comunitario registrato, in caso di conflitto con un marchio anteriore protetto in un nuovo Stato membro, ecc.). In questo numero limitato di casi in cui le cause di nullità si applicano solo come conseguenza dell'adesione, il disegno o modello comunitario esteso mantiene i diritti acquisiti, in forza dell'articolo 110 bis, paragrafo 3, RDC.

Il trattato di adesione prevede il diritto di vietare l'uso di un disegno o modello esteso qualora sia in conflitto con un diritto anteriore (marchio, diritto d'autore) o qualora un disegno o modello anteriore sia stato divulgato dopo il deposito di un disegno o modello comunitario.

Infine, il disposto dell'articolo 11 RDC viene precisato dal nuovo articolo 110 bis, paragrafo 5, RDC, il quale stabilisce che, a norma dell'articolo 11, un disegno o modello che non è stato divulgato al pubblico nella Comunità non è protetto come disegno o modello comunitario non registrato.

7. Nuove direttive

L'Ufficio ha messo a punto una versione modificata delle direttive di esame e di opposizione che sarà presentata quanto prima al Consiglio di amministrazione. I relativi progetti possono essere consultati al seguente indirizzo http://oami.eu.int/it/mark/marque/direc.htm.

I marchi e i disegni e modelli comunitari estesi non saranno né tradotti né pubblicati nelle nove nuove lingue ufficiali della Comunità europea. Un marchio o un disegno o modello comunitario depositato prima della data di adesione sarà pubblicato nelle attuali 11 lingue ufficiali della Comunità europea.

Una proposta della Commissione intesa a modificare l'RMC, comprendente la soppressione delle ricerche, è attualmente all'esame del Consiglio. Anche se la proposta non sarà adottata, l'Ufficio si asterrà comunque dal trasmettere copia delle domande di marchio comunitario depositate prima della data di adesione agli uffici nazionali dei nuovi Stati membri che decidano, ai sensi dell'articolo 39, RMC, di redigere relazioni di ricerca.


III. Preparativi da parte dell'Ufficio

Nel 2001 l'Ufficio ha effettuato una valutazione interna delle ripercussioni finanziarie e pratiche del processo di allargamento sui marchi e i disegni e modelli comunitari e sull'Ufficio stesso. Sebbene il volume di domande depositate da richiedenti dei nuovi Stati membri sia stato contenuto (alla fine di agosto 2003 erano pervenute dai 10 paesi candidati solo 679 domande di marchio comunitario e 18 domande di disegno o modello comunitario), è probabile che la situazione cambi quando il deposito sarà divenuto più agevole per tali richiedenti (ad esempio, quando potranno usare la propria lingua, effettuare il deposito attraverso il rispettivo ufficio nazionale, nominare loro rappresentanti nazionali, ecc.) e quando vi sarà una maggiore consapevolezza degli utenti in merito ai vantaggi dei marchi e dei disegni e modelli comunitari.

L'Ufficio è impegnato a evitare che l'allargamento rappresenti un fattore di rallentamento delle procedure relative ai marchi e ai disegni o modelli. A tale scopo, sono stati presi i necessari provvedimenti ed è stato messo a punto un piano d'azione al fine di attuare un certo numero di misure preparatorie interne in tutti i settori operativi e amministrativi dell'Ufficio. L'allargamento comporterà un incremento dei costi operativi per l'Ufficio (ad esempio per la traduzione degli elenchi dei prodotti e dei servizi nelle lingue ufficiali e per il maggior numero di relazioni nazionali di ricerca). L'effettivo impatto finanziario dell'allargamento dipenderà dalle decisioni che saranno prese dal Consiglio sulla riforma del sistema del marchio comunitario e dagli organi direttivi dell'Ufficio.

I principali preparativi dell'Ufficio comprendono la traduzione di documenti dell'Ufficio (moduli, opuscoli, Euronice, Eurolocarno) nelle nuove lingue ufficiali e l'assunzione di personale dai nuovi Stati membri dal luglio 2003. Com'è ovvio, saranno necessarie anche altre misure quali la formazione del personale dell'Ufficio in rapporto all'allargamento, i profili dei nuovi Stati membri, le conseguenze per l'Ufficio e per i marchi e i disegni e modelli comunitari, ecc. A ciò si aggiunga l'elaborazione di nuove direttive di esame e di opposizione. Tra i preparativi di carattere maggiormente tecnico, è stato necessario procedere allo sviluppo di sistemi IT (Euromarc, Euronice), segnatamente per soddisfare i nuovi requisiti linguistici.

L'Ufficio non si è limitato ad esaminare il proprio funzionamento interno, in quanto l'allargamento comporta cambiamenti importanti anche per gli ambienti interessati e gli uffici dei nuovi Stati membri. Al fine di consentire loro di prepararsi adeguatamente, l'UAMI ha adottato una serie di misure. Allo scopo di informare gli ambienti interessati in merito alle implicazioni dell'allargamento sui sistemi dei marchi e dei disegni e modelli comunitari, l'Ufficio ha organizzato uno scambio di punti di vista nell'ambito dell'OAMI Users' Group ed ha costituito un sottogruppo specializzato, il gruppo di lavoro dell'UAMI sull'allargamento. Detto sottogruppo si è riunito tre volte e ha seguito da vicino questioni quali le soluzioni giuridiche emerse dai negoziati, il problema delle eventuali domande in malafede e le misure prese per evitarle. Tutte le informazioni trattate dal gruppo sono state messe gratuitamente a disposizione sul sito Web dell'Ufficio, al fine di assicurarne la massima divulgazione. I preparativi comprendono anche la messa a punto di un sistema di consultazione on line dei marchi depositati nei nuovi Stati membri.

Gli uffici dei paesi candidati hanno manifestato un interesse legittimo nei confronti dei preparativi all'adesione e, a tale scopo, è stato elaborato un programma pluriennale di cooperazione. Il marchio comunitario e le conseguenze dell'allargamento hanno formato oggetto di presentazioni in tutti i paesi candidati. A tali riunioni e conferenze hanno partecipato, tra gli altri, rappresentanti degli uffici nazionali e altri attori quali giudici, rappresentanti professionali, avvocati, consulenti giuridici ed esponenti del mondo economico.

La partecipazione dei paesi candidati alle attività dell'Ufficio è stata assicurata mediante riunioni regolari a livello di responsabili degli uffici o esperti. Essi sono stati invitati a partecipare alle riunioni di collegamento ed è stato costituito un gruppo di lavoro preparatorio specializzato. I responsabili degli uffici dei 10 paesi candidati all'adesione si sono riuniti tre volte con il presidente e i vicepresidenti dell'UAMI, al fine di preparare la loro partecipazione, in qualità di osservatori, alle sessioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato del bilancio dell'UAMI a decorrere da novembre 2003.

Wubbo de Boer
Presidente (UAMI)
 

Allargamento 2013: Benvenuta Croazia!


L’Unione europea (UE) ha accolto un nuovo Stato membro: il 1o luglio 2013 la Croazia è diventata il 28o paese ad aderire all’UE.

Come sempre in questi casi, l’allargamento significa che, a decorrere dalla data di adesione, la protezione garantita dai marchi comunitari e dai disegni e modelli comunitari registrati è estesa al territorio del nuovo Stato membro. Per i titolari di diritti di MC e di DMCR, l’adesione della Croazia all’UE non comporta alcuna formalità né spese aggiuntive.

Questo è il settimo allargamento dell’Unione europea dalla sua istituzione, nel 1957. Il marchio comunitario e il disegno e modello comunitario registrato – istituiti, rispettivamente, nel 1994 e nel 2003 – sono già stati testimoni di due allargamenti precedenti: il 1o maggio 2004, con l’adesione di dieci paesi dell’Europa centrale e orientale, e il 1o gennaio 2007, con l’adesione di Bulgaria e Romania.

Com’è naturale, tutte le adesioni di nuovi membri sono causa di interrogativi da parte dei titolari di diritti di MC e DMCR. Abbiamo dunque cercato di dare risposta alle domande più frequenti.

Domande frequenti riguardanti i marchi comunitari

Il mio MC può essere contestato sulla base di impedimenti assoluti in conseguenza dell’adesione all’UE di un nuovo Stato membro?
No. Non è possibile contestare la validità delle registrazioni di MC e delle domande pendenti precedenti alla data di adesione della Croazia. Per esempio, se una registrazione esistente di un MC consiste in una parola che ha valore descrittivo nella lingua croata, questo motivo non è sufficiente per depositare una domanda di nullità.

Come vengono esaminati i MC che sono stati richiesti prima della data di adesione ma che, dopo tale data, sono ancora in fase di esame?
Vengono esaminati secondo le “vecchie” regole che erano valide prima della data di adesione, indipendentemente dal fatto che la registrazione effettiva avvenga dopo l’adesione. Per esempio, a una domanda di questo tipo non si potranno applicare “nuovi impedimenti assoluti” (ad esempio la proibizione di termini descrittivi in lingua croata).
È possibile far valere diritti anteriori acquisiti nei paesi candidati prima dell’adesione per opporsi a domande di MC pendenti. Questa possibilità è però limitata ai casi in cui la domanda di MC è stata depositata nei sei mesi precedenti l’adesione, in virtù di un diritto eccezionale di opposizione previsto dall’articolo 165, paragrafo 3, del regolamento del Consiglio (CE) n. 207/2009.

È possibile vietare in qualche modo l’uso dei MC estesi in Croazia?
Sì, i titolari di diritti nazionali anteriori possono proibire l’uso di MC estesi nel territorio della Croazia, in conformità della legislazione nazionale, a due condizioni:

Questa disposizione garantisce il carattere unitario del sistema del MC: laddove sussiste un diritto anteriore contrastante, il MC esteso rimane valido in tutti gli Stati membri dell’UE, ma il suo uso è vietato unicamente nel territorio del nuovo Stato membro.

I MC depositati o registrati prima dell’adesione saranno tradotti in croato?
No. I MC che sono stati richiesti o registrati prima dell’adesione non saranno tradotti né pubblicati in croato. Tuttavia, a decorrere dalla data di adesione, il croato diventa una delle lingue ufficiali dell’UE; di conseguenza, tutti i marchi che verranno richiesti dalla data di adesione in poi saranno tradotti in croato.

Domande frequenti riguardanti i disegni e modelli comunitari registrati

Il mio DMCR può essere contestato in base a impedimenti assoluti alla registrazione in conseguenza dell’adesione della Croazia all’UE?
No. Non è possibile contestare la registrabilità delle registrazioni e delle domande pendenti di DMCR.

Il mio DMCR può essere dichiarato nullo in conseguenza dell’adesione della Croazia all’UE?
No. Non è possibile contestare la validità delle registrazioni e delle domande pendenti di DMCR.

È possibile vietare in qualche modo l’uso dei DMCR estesi in Croazia?
Sì, i titolari di diritti nazionali anteriori possono vietare l’uso dei DMCR estesi in Croazia, in conformità della legislazione nazionale, a due condizioni:

I DMCR depositati o registrati prima dell’adesione saranno tradotti in croato?
No. I DMCR che sono stati richiesti o registrati prima dell’adesione non saranno tradotti né pubblicati in croato. Tuttavia, a decorrere dalla data di adesione, il croato diventa una delle lingue ufficiali dell’UE; di conseguenza, tutti i marchi che verranno richiesti dalla data di adesione in poi saranno tradotti in croato.

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